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知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧

作者:站长 日期:2023-04-25 分类:业界

2023年4月12日,在众多知识产权界专家、IPR、律师朋友的关心与支持下,由知链众象主办的“企业海外知识产权保护与风险防控专题线下研讨会”在上海天禧嘉福璞缇客酒店顺利召开,本次活动吸引了线上与线下近250位从业者参与,与会嘉宾们深入分析当前我国企业的出海形势,就企业国际专利申请策略、企业出海尽职调查注意事项、海外知识产权纠纷应对及应诉策略等话题进行深入交流与探讨,现场气氛热烈。

知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第1张

会上,知链众象合伙人、专利部总经理万罗佳老师以数据为基础分析了国际专利申请的现状,介绍了PCT(专利合作条约)的流程、价值与独特优势,并辅以典型案例,强调了新时期企业海外专利布局的重要作用。知产前沿新媒体现将万老师的发言内容整理成文,供知识产权从业人员学习交流。

一、国际专利申请数据回顾

二、专利合作条约(PCT)简介

(一)PCT申请流程

(二)其他常见问题补充

三、典型案例

(一)我国优质产品遭专利布局“围剿”

(二)专利布局附加值之于产业

一、国际专利申请数据回顾

2021年,全球PCT申请量共计277500项,相较2020年增加了0.9%。2007年至2021年PCT申请的提交趋势如下图。

知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第2张

数据来源:WIPO统计数据库,2022年3月

在过去十年中,来自中等偏上收入国家的PCT申请急剧增加。从2011年与2021年按照收入组别划分的PCT申请分布饼状图对比可看出趋势。

知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第3张

数据来源:WIPO统计数据库,2022年3月

同时,我们注意到,2021年提交的PCT申请大多来自亚洲。2011年,亚洲PCT申请数量仅占38.5%,而到了2021年达到了54.1%。

知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第4张

数据来源:WIPO统计数据库,2022年3月

从2021年排名前20的受理局的PCT申请量柱状图可以看出,我国收到的PCT申请书的数量是所有国家中最多的。

知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第5张

数据来源:WIPO统计数据库,2022年3月

而截至2019年,美国申请人每年提交的PCT申请量最多。自1979年至2021年,排名前5的来源国主要有中国、美国、日本、德国、韩国,PCT申请趋势如下图。

知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第6张

数据来源:WIPO统计数据库,2022年3月

截至2021年,华为技术已经连续5年位居全球PCT申请人榜首。OPPO、平安科技、ZET、VIVO、大疆的申请量紧随其后,都进入了2019年至2021年PCT申请量全球排名前20。

知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第7张

数据来源:WIPO统计数据库,2022年3月

从2021年的统计数据来看,在排名前四的PCT申请人中,数字通信技术相关PCT所占比例最大。

知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第8张

数据来源:WIPO统计数据库,2022年3月

上述数据反映了几个现象。

自1978年PCT体系开始运作以来,除发生全球金融危机的2009年外,PCT年申请量呈现稳步增长态势;从PCT体系国际专利申请的长期趋势显示,创新活动日趋全球化。

亚洲(尤其是中国)已经在PCT体系中凸显出越来越重要的作用,其背后原因与生产力的国际深层次变革、生产关系的国际分工调整、国际力量对比变化和大国博弈加剧、国内经济由高速发展转变为高质量发展等因素相关。

此外,珠三角企业为中国企业知识产权“出海”做出尝试与探索,在电子通信领域的全球专利布局中占据一席之地。


二、专利合作条约简介

(一)PCT申请流程

PCT是一份拥有超过155个缔约国的国际条约。PCT申请涉及国际阶段和国家阶段。通过PCT,申请人只需提交一份“国际”专利申请(而不是分别提交多个不同国家或地区的专利申请),即可请求在为数众多的国家同时对其发明进行专利保护。专利权的授予仍由各国家或地区专利局负责,这称为“国家阶段”。

PCT程序包括以下几项工作:

1.提交申请申请人以一种语言,向一个国家或地区专利局或者WIPO提交一份满足PCT形式要求的国际申请,并缴纳一组费用。

2. 国际检索由“国际检索单位”(ISA)(世界主要专利局之一)检索可影响发明专利性的已公布专利文献和技术文献(“现有技术”),并对发明的可专利性提出书面意见。

3. 国际公布国际申请中的内容将自最早申请日起18个月届满之后尽早公之于众。

4. 补充国际检索(可选)经申请人要求,由第二家国际检索单位查找进行主检索的第一家国际检索单位因现有技术在语言和技术领域上的多样性而未能检索到的已公布文献。

5. 国际初步审查(可选)根据您的要求,其中一个ISA会对您的申请进行额外的专利性分析,通常是针对您根据书面意见的内容修改的申请版本。

6. 国家阶段在PCT程序结束后,通常是申请人提出优先权要求的首次申请的最早申请日起30个月后,申请人开始直接向希望获得专利的国家(或地区)专利局寻求专利授予。

在大多数情况下,国际专利申请可向本国专利局提交,如果国家安全规定允许,也可直接向WIPO提交。这两种情况下的主管局都行使PCT“受理局”的职责。凡属于非洲地区知识产权组织《哈拉雷议定书》、非洲知识产权组织《班吉协定》《欧亚专利公约》或《欧洲专利公约》成员国之一的国民或居民的申请人,只要相应的国内法允许,亦可选择向各自的地区专利局提交国际专利申请。

相关申请流程、受理机构及其职权如下图。



知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第9张

申请流程的期间可以通过国际阶段和国家阶段来分别体现申请时长。

知链众象万罗佳分享企业国际专利申请策略技巧 业界 第10张


(二)其他常见问题补充

根据PCT提交和处理国际申请需要多少费用

PCT申请人在提交国际申请时通常需要缴纳三类费用:

(1)1330瑞士法郎的国际申请费;

(2)约150到2000瑞士法郎不等的检索费(具体取决于所选国际检索单位);

(3)一小笔传送费,具体金额取决于受理局。

由于国际专利申请会在所有PCT缔约国生效,因此即便申请人在国家局和地区局单独准备并提交了申请,也无需在程序的这一阶段承担相关费用。

PCT费用有减免的情形:

(1)以电子方式提交的PCT申请都可以享受PCT费用的减免,具体取决于申请类型以及申请所使用的格式。

(2)为了鼓励发展中国家的申请人使用PCT体系,对为自身利益提交申请的自然人应缴纳的某些费用(包括国际申请费)减免90%。

(3)如果申请人是联合国确定的最不发达国家的国民和居民,则不论其是否为自然人,都可享受90%的费用减免。如果有多个申请人,则每一个申请人都需要满足这些条件。部分国际检索单位还对某些国家的国民或者居民提供国际检索费的减免。

2. PCT程序需要多长时间

在多数情况下,申请人具有自提交国际专利申请日起多达18个月(或自提出优先权要求的首次专利申请的申请日起30个月)的额外时间,才开始启动每一个具体专利局的国家阶段程序和满足国家要求。

申请人可利用该额外的时间评估有多大机会能在计划寻求专利保护的国家获得专利权以及对发明进行商业性利用,并评估发明的技术价值以及在这些国家继续寻求保护的必要性。

申请人不需要等到自专利申请的最早申请日(“优先权日”)起30个月届满时才进入国家阶段–申请人随时可以请求提早进入国家阶段。

由于在国家阶段每个专利局自主负责按照国家或地区专利法律、细则和惯例审查专利申请,审查所需的时间以及专利的授予会因各专利局而有所差异。

3. 国际检索报告有何价值

国际检索报告有助于申请人了解在PCT缔约国获得专利的可能性。

如果国际检索报告对申请人有利,即所列文献(现有技术)看起来不影响专利授权,那么将有助于申请人在希望获得保护的国家继续进行申请程序。

如果检索报告对申请人不利(例如所列文献影响发明的新颖性和/或创造性),那么申请人将有机会对国际专利申请的权利要求加以修改(以使发明更好地区别于所引用文献)并使其公布,或者在国际公布之前撤回申请。

4. 如何进入国家阶段

申请人只有在对是否以及在哪些国家继续国际申请作出决定之后,才必须满足进入国家阶段的要求。这些要求包括缴纳国家费用,以及在某些情况下提交申请的译文。对大多数PCT缔约国专利局而言,这些步骤必须在自优先权日起30个月届满之前完成。在进入国家阶段方面,可能还有一些其他要求–例如,聘请当地代理人。

5. 申请进入国家阶段之后将发生的情况

申请一旦进入国家阶段,有关的国家或地区专利局将开始处理以决定是否向申请人授予专利权。通过PCT国际检索报告和书面意见,这些专利局可能进行的任何审查都应该会变得更为容易,有国际初步审查报告时将更是这样。


三、典型案例

(一)我国优质产品遭专利布局“围剿”

耐高温材料Nomex是杜邦公司的拳头产品。我国某企业自主研发的一种纤维产品可替代杜邦公司的Nomex,其在耐高温性能等方面甚至超过Nomex。

2007年初,在我国企业纤维产品生产线建设过程中,杜邦首席科学家来到中国访问,希望收购该公司。收购未果后,2007年8月,杜邦公司迅速围绕我国企业纤维产品在世界范围内提交多件专利申请,申请地域几乎遍布Nomex产品的所有销售地区,申请内容覆盖耐高温材料的全产业链,形成了严密的专利网。该案例中的专利布局筑起了我国企业纤维产品的专利堡垒,使本该站在同一竞争舞台上的两个产品一个在全球市场风生水起,一个却出口举步为艰、无人敢买。2011年,Nomex全球销售额高达84亿美元,而我国产品在中国境外的销售额仅有约0.2亿美元,二者形成鲜明对比。

(二)专利布局附加值之于产业

中国的光伏产业曾缔造了一个神话。截至2011年,全国31个省、自治区、直辖市把光伏产业列为优先扶持发展的战略性新兴产业;600余个城市中,有300余个城市发展光伏太阳能产业,100多个城市建设了光伏产业基地。中国一跃成为世界的光伏工厂,产能趋近全球总需求。可惜的是,我国光伏企业完全忽视了海外专利布局,截至2009年11月底,国内申请人在海外提交的相关领域发明专利申请不足150件,光伏领域世界排名前列的专利申请人中远不见中国企业。

该事件告诉我们,没有知识产权的支撑,产品几乎没有附加值,“追大产能、打价格战”成了产业发展的唯一路径,也最终成为整个行业无序竞争、产能过剩的罪魁祸首和招致欧美贸易打击的本源。2010年起,美国、欧洲等企业针对中国光伏企业发起各种专利侵权诉讼、“337调查”、反倾销、反补贴调查、破产限制购买法令等各类限制措施。我国光伏产业开始出现崩溃迹象。超过80%的中小企业停产,尚德、赛维等行业内曾经耀眼的龙头企业已经破产或深陷破产危机。

上述两个案例对企业运营有一定启示。企业如遇以下情况,建议应当考虑海外专利布局(即专利“出海”):

1.若海外市场是企业当前产品的主要市场或未来产品的潜在市场,企业应当考虑开展海外专利布局;

2.在竞争对手主要产品所在海外市场,企业可以考虑开展专利布局发挥牵制和影响作用;

3.企业处于技术和知识产权较为弱势的地位,可以考虑通过海外专利布局扭转不利局面;

4.当企业在海外市场有商业谈判、兼并重组、参展、融资、上市等规划时,可以考虑提前开展海外专利布局提升无形资产价值和企业竞争力;

5.当企业获得开创或革新性技术,并预计未来可收取许可费的情况下,可以考虑开展海外专利布局。